中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
（2019）最高法民申3185號
再審申請人（一審原告、二審上訴人）：北京星某科技股份有限公司。住所地：北京市東城區(qū)柴棒胡同59號306室。
法定代表人：楊亞中，該公司董事長。
委托訴訟代理人：李培茂，成都天嘉專利事務(wù)所（普通合伙）專利代理人。
委托訴訟代理人：吳蘭，女，該公司職員。
被申請人（一審被告、二審被上訴人)：太原市采某莊某特色農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司。住所地：山西省太原市杏花嶺區(qū)小返鄉(xiāng)水溝村柳林掌。
法定代表人：李建君，該公司董事長。
被申請人(一審被告、二審被上訴人)：山西小牛動力體育科技有限公司。住所地：山西省太原市杏花嶺區(qū)楊家峪小棗溝敦化化工路2號。
法定代表人：牛旭光，該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人：范曉波，北京策略律師事務(wù)所律師。
再審申請人北京星某科技股份有限公司(以下簡稱星某公司)因與被申請人太原市采某莊某特色農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡稱采某公司）及山西小牛動力體育科技有限公司（以下簡稱小牛公司）侵害實用新型專利權(quán)糾紛一案，不服山西省高級人民法院（2018）晉民終846號民事判決，向本院申請再審。本院依法組成合議庭進行了審查，現(xiàn)已審查終結(jié)。
星某公司申請再審稱，（一）二審法院審理程序錯誤。小牛公司對被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否實施了現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)當(dāng)是知曉的，且其用于進行現(xiàn)有技術(shù)抗辯的證據(jù)在一審前已經(jīng)形成，小牛公司在一審階段具備取得該份證據(jù)的能力。然而其在一審時并未提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯，在提起上訴時也沒有提供相關(guān)的證據(jù)，而是在二審?fù)徶胁盘岢霈F(xiàn)有技術(shù)抗辯及相關(guān)證據(jù)。二審法院超出一審審理范圍進行審理并采納相關(guān)證據(jù)錯誤，不符合《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第三十四條的規(guī)定。（二）二審法院適用法律錯誤。退一步而言，二審法院在審理現(xiàn)有技術(shù)抗辯過程中也沒有按照相關(guān)司法解釋進行審理，沒有審查被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否與現(xiàn)有技術(shù)相同，是否無實質(zhì)性差異。二審法院并沒有審查專利是否具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性的職能。綜上，二審法院審理程序及適用法律錯誤。請求提審或者指令山西省高級人民法院再審。
小牛公司述稱，二審法院審理程序沒有錯誤。小牛公司在二審階段提交現(xiàn)有技術(shù)抗辯的證據(jù)沒有違反法律的規(guī)定，不存在懈怠取得證據(jù)的情況，沒有惡意拖延舉證期限，二審法院采納小牛公司提出的現(xiàn)有技術(shù)抗辯是正確的。國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為尖鋒提出的與涉案專利相同的在先發(fā)明專利申請權(quán)利要求1-5，9不具備新穎性，權(quán)利要求6-8,10不具備創(chuàng)造性，尖鋒沒有在規(guī)定的期限內(nèi)答復(fù)，也就是默認(rèn)了涉案專利權(quán)利要求1不具備新穎性。二審法院采納了國家知識產(chǎn)權(quán)局出具的審查意見，認(rèn)為兩個技術(shù)方案是相同的，適用法律正確。
采某公司同意小牛公司的意見。
本院經(jīng)審查認(rèn)為，本案再審審查的焦點為：（一）小牛公司能否在二審?fù)徠陂g提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯及提交相關(guān)證據(jù)；（二）二審法院關(guān)于小牛公司、采某公司不構(gòu)成侵權(quán)的認(rèn)定是否正確。
關(guān)于焦點（一），《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十九條第一款規(guī)定，當(dāng)事人在法庭上可以提出新的證據(jù)?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第一百零二條第二款規(guī)定，當(dāng)事人非因故意或者重大過失逾期提供的證據(jù)，人民法院應(yīng)當(dāng)采納，并對當(dāng)事人予以訓(xùn)誡。鑒于據(jù)以主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯的現(xiàn)有技術(shù)范圍較為廣泛，包括在先專利文獻、在先公開使用的技術(shù)等。對于與被訴侵權(quán)人無關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)而言，其在獲取的途徑、方式等方面存在一定的難度，故不宜對被訴侵權(quán)人以過高要求，輕易認(rèn)定其故意或者存在重大過失逾期提供證據(jù)?，F(xiàn)星某公司并無證據(jù)證明小牛公司存在故意或者重大過失逾期提供證據(jù)的情形，故小牛公司在二審?fù)徠陂g提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯并提交相關(guān)證據(jù)并無不當(dāng)。
關(guān)于焦點（二），首先，國家知識產(chǎn)權(quán)局針對某一專利申請作出的審查意見通知書中確認(rèn)的該專利申請技術(shù)方案不具備新穎性或者創(chuàng)造性的事實，對另一專利而言不屬于《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第九十三條規(guī)定的無須舉證證明的事實。二審法院基于涉案200720080253.X號“仿真滑雪地毯組合單元”實用新型專利與尖鋒申請的200710049481.5號“仿真滑雪地毯組合單元”發(fā)明專利技術(shù)方案相同，而后一專利申請已被國家知識產(chǎn)權(quán)局審查認(rèn)定為權(quán)利要求1-5,9不具備新穎性，權(quán)利要求6-8,10不具備創(chuàng)造性，并最終因尖鋒未在審查意見通知書規(guī)定的期限內(nèi)答復(fù)為由視為撤回的事實，認(rèn)定涉案專利權(quán)利要求1不符合授予發(fā)明和實用新型專利權(quán)應(yīng)當(dāng)具備的新穎性、創(chuàng)造性、實用性的要求，不屬于專利法的保護范圍，并在此基礎(chǔ)上認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品屬于正當(dāng)使用，小牛公司、采某公司未侵犯涉案專利權(quán)缺乏法律依據(jù)。其次，《中華人民共和國專利法》第六十二條規(guī)定，在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)或者設(shè)計屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十四條第一款規(guī)定，被訴落入專利權(quán)保護范圍的全部技術(shù)特征，與一項現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者無實質(zhì)性差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)人實施的技術(shù)屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)。根據(jù)上述規(guī)定，認(rèn)定本案現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否成立，應(yīng)當(dāng)將被訴侵權(quán)產(chǎn)品與現(xiàn)有技術(shù)對比，看其全部技術(shù)特征與一項現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征是否相同或者無實質(zhì)性差異。二審法院在小牛公司提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯的情況下，未將被訴侵權(quán)產(chǎn)品與現(xiàn)有技術(shù)比對，遺漏了小牛公司的訴訟理由。據(jù)此，二審法院應(yīng)當(dāng)將被訴侵權(quán)產(chǎn)品與現(xiàn)有技術(shù)進行比對，以確定小牛公司提出的現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否成立。
綜上，星某公司的再審申請符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條規(guī)定的情形。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條、第二百零六條，《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第三百九十五條第一款之規(guī)定，裁定如下：
一、指令山西省高級人民法院再審本案；
二、再審期間，中止原判決的執(zhí)行。
審判長 張志弘
審判員 江建中
審判員 曹 剛
二〇一九年九月二十七日
法官助理許常海
書記員蘆菲
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